最高裁判所第三小法廷 平成１０年（行ツ）７２号 判決
東京都台東区駒形二丁目五番四号
上告人
株式会社 バンダイ
右代表者代表取締役
茂木隆
右訴訟代理人弁理士
高田修治
東京都台東区駒形一丁目一二番三号
被上告人
株式会社 エポック社
右代表者代表取締役
前田道裕
右当事者間の東京高等裁判所平成八年（行ケ）第二一八号審決取消請求事件について、同裁判所が平成九年一〇月九日に言い渡した判決に対し、上告人から上告があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人高田修治の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
（裁判長裁判官 元原利文 裁判官 園部逸夫 裁判官 千種秀夫 裁判官 尾崎行信 裁判官 金谷利廣）
（平成一〇年（行ツ）第七二号 上告人 株式会社バンダイ）
上告代理人高田修治の上告理由
第一 原審の確定したところによれば、
一 公告明細書に記載された本件発明の概要は以下のとおりと認められる。
１ 技術的課題（目的）
本件発明はバーコードによりカードのもつデータを読取り、そのデータに従ってカードとカードを対戦させて勝敗判定を行うカードゲーム玩具に関するものである（一欄二〇行ないし二三行）。
従来からカードに絵、文字、記号を記入し、そのカードに性格や強さを与え、そのデータに従ってカードとカードを見せ合って対戦させて勝敗を決する遊びがある（二欄一行ないし四行）。
しかしながら、上記遊びはジャンケンと同じようにカードを出し合い、カードに記入の絵文字などを子ども達が自分で読取り、本などに照らして性格や強さを判定して勝敗を決するため、判定に時間が掛かるから攻撃防御のテンポが遅くなり、ゲームに緊迫感がない。しかも、カードの出し方の戦術性も少ないため、遊びの面白さにも欠けていた。この発明は上記の点に鑑み、攻撃防御のテンポに合わせて判定が早く出るために緊迫感があり、戦略性や判定の公平性があるカードゲーム玩具を提供することを目的としている（二欄九行ないし二〇行）。
２ 構成
上記課題を解決するために、本件発明は、その特許請求の範囲（本件発明の要旨）記載の構成を採用したものである（二欄二一行ないし三欄一四行）。
３ 効果
カードとカードの攻撃防御の判定がテンポがよく迅速、的確に出されるために、対戦に緊迫感があり、しかも戦術性や判定の公平性があるなどの優れた効果を奏するものである（七欄一二行ないし一五行）。
二 当初明細書には、特許請求の範囲に「必要なデータをバーコード表示したカードのバーコード読取手段と、そのデータに従ってカードを対戦させ、攻撃側が攻撃キーを押したときに守備側カードのダメージの計算と生存を判定する生存判定手段と、勝敗表示手段とを備えたことを特徴とするカードゲーム玩具」と記載されていたところ、本件特許出願公告決定の謄本送達前に、本件補正によって、本件特許請求の範囲に「記憶手段で記憶された対戦データのうち、一方を攻撃側、他方を守備側とする先攻判定手段」を備えるという要件が加入補正され、公告明細書の特許請求の範囲（本件発明の要旨）の記載となったこと、並びに、当初明細書等には、発明の詳細な説明欄に、前記第一の一の１及び３記載の技術的課題（目的）及び効果が記載され、先攻判定手段に関しては、一実施例に基づく説明として「データに従って対戦カードの先攻を判定する先攻判定手段」（六頁一行ないし二行）、「ゲームスタートによりマイクロコンピュータ（先攻判定手段）７が作動し、カードＡとカードＢのデータに従って対戦カードの先攻判定（ステップ５０１）を行う。この判定はたとえば比較定数を比べて大きい方を先攻とする如くし、その結果は・・・表示される」（八頁一一行ないし一八行）と記載されていたところ、これらの部分については補正の対象とされず、公告明細書にもそのまま記載されたことが認められる。
三 当初明細書等に記載した事項の範囲
１ 本件発明が、バーコードによりカードのもつデータを読取り、そのデータに従ってカードとカードを対戦させて勝敗判定を行うカードゲーム玩具に関するものである・・・当初明細書の特許請求の範囲には、カードとカードが対戦するに当たり、攻撃側カードと守備側カードの区別が存在することが記載されていたということができる。
２ 当初明細書等に記載された攻撃側・守備側判定手段である先攻判定手段の構成をみると、一実施例に基づく説明として、「データに従って」先攻を判定すること、例えば比較定数を比べて大きい方を先攻とすることが記載されている・・・甲２号証によれば、この先攻判定手段を採用した技術的意義については、「上記判定において「Ｐ１側先攻」となったときは、Ｐ１側の者は攻撃キー５ａをＯＮする」（八頁一九行ないし二〇行）とあるのみであり、発明の効果欄を含め、他には全く記載がない。
四 本件発明において、先攻判定手段についての特許請求の範囲の記載は、「記憶手段で記憶された対戦データのうち、一方を攻撃側、他方を守備側とする先攻判定手段」というものである・・・上記の「対戦データのうち」なる文言自体ではその技術的意義は一義的に明らかではなく、これを「対戦データに従って」の意味であると限定的に解することもできない。そこで、発明の詳細な説明を参酌すると、先攻判定手段については、一実施例に基づく説明として当初明細書に記載されていた「データに従って対戦カードの先攻を判定する先攻判定手段」、「ゲームスタートによりマイクロコンピュータ（先攻判定手段）７が作動し、カードＡとカードＢのデータに従って対戦カードの先攻判定（ステップ５０１）を行う。この判定は例えば比較定数を比べて大きい方を先攻とする如くし、その結果は・・・表示される」との記載がそのまま公告明細書に引き継がれ、この点については全く補正されていない。
第二 原審は、右確定事実に基づいて、次の通り認定判断し、本件補正が本件発明の要旨を変更するものではない以上、引用例は本出願後に公開されたものというべきであるから、本件発明につき、引用例記載の発明との関係で特許法二九条一項、二項の規定に該当しないとした審決の結論に原告主張の違法はない、とした。
一 本件補正は、本件特許出願公告決定の謄本送達前の補正であるから、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものであれば、明細書の要旨変更にはならない（平成五年法律第二六号による改正前の特許法四一条）ところ、当初明細書に記載した事項の範囲内には、出願時において、当業者が当初明細書等の記載からみて自明な事項も含まれると解すべきである。
二 プレイヤーに攻撃側と守備側、あるいは先攻側と後攻側というような役割の区別のあるゲームにおいては、いずれのプレイヤーがどの役割をするかを料定する必要があること、及びこの判定がゲームの勝敗に決定的影響を与えたり、この判定によってゲームの勝者が判明することがあってはならないことは自明の事項である。この判定手段として、例えばジャンケン、サイコロの目、電子的ランダム決定手段などの偶然による方法、あるいはビジターチームが先攻しホームグラウンドのチームは後攻となる等本来の攻撃防御とは直接関係のないプレイヤーの属性に従って判定する方法が通常採用されていることは一般に広く知られた事実であるが、このような判定手段も、この判定がゲームの勝敗に決定的影響を与えたり、この判定によってゲームの勝者が判明することがないようにするという意義を有するものと認められる。
そして、・・・攻撃側と守備側の区別が判定されていなければ生存判定手段において守備側カードのダメージの計算と生存を判定できないのであるから、他の役割の区別のあるゲームと同様、何らかの方法により攻撃側カードと守備側カードを判定する手段を備えていることは、本出願時において、当業者にとって、当初明細書等の記載からみて自明の事項であったというべきである。
三 そうすると、上記攻撃側カードと守備側カードの判定手段のうち、いかなる具体的方法によるものが自明の事項といえるかが問題となるが、この点は、当業者にとって自明か否かが判断されるべきであるから、当初明細書等に特別な攻撃側・守備側の判定手段が記載され、その手段が格別の技術的意義を有している等の特段の事情がない限り、具体的方法としては攻撃側・守備側判定手段として周知慣用の方法によることが自明の事項であるというべきである。
一実施例に基づく説明中の「データに従って」先攻を判定すること、例えば比較定数を比べて大きい方を先攻とすることは、いずれが先攻かを判定する手段の一つの例を開示するにすぎず、先攻を判定するということ以上に、特別の攻撃側・守備側判定手段であるとも、格別の技術的意義があるとも認め難いというほかない。
したがって、他に特段の事情もない本件においては、当初明細書等に記載の攻撃側・守備側判定手段は、攻撃側と防御側の存在するゲーム玩具に必須の要件ではあるものの、その存在自体をもって技術的意義とするものであって、カードのデータにに従って先攻を判定する方法に限らず、カードのデータに依拠しない方法であっても、周知慣用の攻撃側・守備側判定手段であればそれをも含んでいたものと認められる。
四 そうであれば、本件補正による「記憶手段で記憶された対戦データのうち、一方を攻撃側、他方を守備側とする先攻判定手段」の要件とは、当初明細書の先攻判定手段の技術事項をそのまま引き継いだものであり、〈１〉記憶手段で記憶されたデータに従って攻撃側・守備側を判定するという構成と、〈２〉該データに依拠しない方法であっても周知慣用の攻撃側・守備側判定手段であればそれも含む構成であって、〈１〉及び〈２〉以外のものではないことは明らかである。
したがって、当該構成は当初明細書等に記載されていた事項というべきであるから、本件補正により「対戦データのうち、一方を攻撃側、他方を守備側とする先攻判定手段」と補正したことは要旨変更ではないというべきである。
上記の点について、審決が「『対戦データのうち』とは、『先攻』が対戦データに依拠しないで判定された場合は含まれないと解するのが相当である」と判断したことは正確性を欠くが、この構成について公告明細書と当初明細書との間に「実質的な相違が認められない」ことを理由に本件補正をもって要旨変更に当たらないとした審決の判断の結論に誤りはない。
第三 しかしながら、原審の判断には、本件発明の新規性、進歩性の要件の有無を審理する前提としてされるべき本件発明の要旨変更の認定に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。
一１ 当初明細書の特許請求の範囲には「必要なデータをバーコード表示したカードのバーコード読取手段と、そのデータに従ってカードを対戦させ、攻撃側が攻撃キーを押したときに守備側カードのダメージの計算と生存を判定する生存判定手段と、勝敗表示手段とを備えたことを特徴とするカードゲーム玩具」と記載されていたところ、本件特許出願公告決定の謄本送達前に、本件補正によって、本件特許請求の範囲に「記憶手段で記憶された対戦データのうち、一方を攻撃側、他方を守備側とする先攻判定手段」を備えるという要件が加入補正されたものである。（傍線は上告人において付したものである。）
この先攻判定手段は、「対戦データのうち」という用語からみて、「対戦データに従って先攻を判定する場合」だけでなく、「対戦データに従わないで（依拠しないで）先攻を判定する場合」の双方を含む概念であると認められる。
２ 審決では「『対戦データのうち』とは、『先攻』が対戦データに依拠しないで判定された場合は含まれないと解するのが相当である」として、本件補正をもって要旨変更には当たらないと判断したが、原審は、審決の判断が不正確であることを認めつつも、先攻判定手段は、ジャンケンやサイコロの目など周知慣用の先攻を判定する手段も含む概念であるから、対戦データに従って先攻を判定する場合だけでなく、対戦データに従わないで（依拠しないで）先攻を判定する場合も含まれると認定し、本件補正をもって要旨変更には当たらないと判断した。
３ しかしながら、当初明細書には対戦データに従わないで（依拠しないで）先攻を判定する手段についての記載は全く見当たらない。すなわち、その特許請求の範囲には「そのデータに従ってカードを対戦させ」と記載されており、またその発明の詳細な説明には実施例として「データに従って対戦カードの先攻を判定する先攻判定手段」（当初明細書六頁一行ないし二行）、「ゲームスタートによりマイクロコンピュータ（先攻判定手段）７が作動し、カードＡとカードＢのデータに従って対戦カードの先攻判定（ステップ５０１）を行う。」（当初明細書八頁一一行ないし一四行）と記載されているに止まるものであって、対戦データに従わないで（依拠しないで）先攻を判定する手段が含まれることをうかがわせる記載は全く見当たらない。
のみならず、発明の詳細な説明欄の技術的課題（目的）には、「この発明は・・・攻撃防御のテンポに合わせて判定が早く出るために緊迫感があり、・・・」（特許公報二欄一七行ないし二〇行）と記載されており、また効果には「カードとカードの攻撃防御の判定がテンポがよく、迅速、的確に出されるために、対戦に緊迫感があり、・・・」（特許公報七欄一二行ないし一四行）と記載されている。かかる目的および効果は、先攻の判定と対戦結果の判定の双方が「対戦データに従って」行われるのでなければ到底達成することができないものである。原審が認定したように、先攻判定手段に対戦データに従わないで（依拠しないで）先攻を判定する場合、例えばジャンケンやサイコロの目で先攻の判定をする場合が含まれるとするならば、対戦結果の判定に先立ってプレイヤーがいちいちジャンケンを行ったり、あるいはサイコロを振ったりして、先攻を決めることとなるが、これでは攻撃防御の判定のテンポが著しく妨げられてしまい、本件発明の目的ないし特有の効果が達成できないことは明らかである。
このことだけをとらえても、原審による要旨変更の認定が誤りであることは明らかである。
二 本件発明は、その出願前に公知となっている技術からみて「対戦データに従って、先攻の判定と対戦結果の判定を行うところ」に特許性が認められるものである。
１ 対戦ゲームにおいて対戦結果を電気的に判定する技術については、次の公報に開示されている。
〈１〉 実公昭五二－四〇八六七号公報、考案の名称「カバー付き電磁石判定行軍将棋」（添付資料（五）の甲第九号証）
〈２〉 特開昭五七－一四八九六五号公報、発明の名称「隠れチェスゲームの自動アンパイア器及びチェスこまコンビネーション」（同甲第一〇号証）
〈３〉 特開昭五一－八〇四三二号公報、発明の名称「判定ゲームに於ける判定装置」（同甲第一一号証）
〈４〉 特開昭五六－一四八三六九号公報、発明の名称「野球ゲーム装置」（同甲第一二号証）
２ ゲームデータをバーコード表示し、それをバーコード読取手段によって読み取る技術については、特開昭六二－二六六〇八九号公報、発明の名称「カード読取応答型電子ゲーム機」（同甲第七号証）に開示されている。また、ゲームデータを牌（駒）にバーコード表示し、それをバーコード読取手段によって読み取り、この読み取ったデータに従って対戦結果を判定する技術については、特開昭六三－四〇五八九号公報、発明の名称「麻雀装置」（同甲第八号証）に開示されている。
３ 対戦ゲームにおいて、カードに対戦データをバーコード表示し、それをバーコード読取手段によって読み取り、この読み取った対戦データに従って対戦結果を判定する技術については、本件発明の出願前に株式会社トミーによって販売されたＬＣＤ野球ゲーム「ストロングベースボール」に開示されている。当該製品の内容およびそれが本件発明の出願前に販売されていた事実については、玩具業界新聞「Ｗｅｅｋｌｙ Ｔｏｙ Ｎｅｗｓ 週刊玩具通信」平成元年八月八日号および同八月一五日号（同甲第五号証の一および二）の記載から明らかである。
４ 対戦ゲームにおいて、駒に対戦データを突起表示し、それをバーコード読取手段によって読み取り、この読み取った対戦データに従って生存（対戦結果）を判定し、勝敗を表示する技術については、本件発明の出願前に上告人によって製造販売された「ＬＳＩシミュレーション ＳＤガンダム大決戦」によって開示されている。「ＬＳＩシミュレーションＳＤガンダム大決戦」の内容については、同甲第四号証の一および二に示す通りであり、また、それが本件発明の出願前に販売されていた事実については、「Ｗｅｅｋｌｙ Ｔｏｙ Ｎｅｗｓ 週刊玩具通信」平成元年一一月一四日号（同甲第六号証）の記載から明らかである。
５ これらの公知技術には、対戦データに従って、先攻の判定と対戦結果の判定の双方が行われる場合について何ら開示されていない。したがって、本件発明の特許性は正にこの点にかかっているというべきである。そうとすれば、原審が、先攻判定手段には対戦データに従わないで（依拠しないで）先攻を判定する場合、例えばジャンケンやサイコロの目によって先攻を決定する場合も含まれると認定したことは、本件発明の特有の効果が達成できない場合について特許を付与することとなるだけでなく、公知技術との関係でみても単なる設計変更にすきない特許性のない発明に特許を付与することとなって明らかに不当である。
三 原審による先攻判定手段の技術的意義の認定は、被上告人（被告）の主張を全面的に受け容れたものである。すなわち、原審において被告は、「プレイヤーにターンのあるゲーム（以下「交互型ゲーム」という）においては、いずれが起動・先攻するかを決定する手段を必要とするのは、論理必然的である。先攻判定手段は、ジャンケン、コインのトスなど偶然性の強い方法がとられる。それは、１ゲームの勝敗は当該ゲームの本来的攻撃防禦方法によって決せられるべきものであり、先攻判定手段自体がゲームの勝敗に決定的影響を与えるものであってはならないからである。すなわち、先攻判定手段は、基本的に交互型ゲームにおける順番（ターン）を決めるというだけの意味しか有しない。ゲーム業界における当業者にとって、当該交互型ゲームの本来的攻撃防禦方法に先立ち、ターンを決めるだけの先攻判定手段が上記意義を有し、それ以上の技術的意義はないことは常識というべきものである。」（原審判決九頁一二行～一〇頁八行）と主張している。
前述の通り、先攻判定手段は本件発明の特許性にとって重要な意味をもつ構成要件であるところ、被告は本件補正が要旨変更であると認定されるのを避けるため、あえて特許の無効理由の発生を覚悟で右のような主張を行ったものと推察される。
しかしながら、本件補正についての特許後における要旨変更の認定は、本件発明の特許の消長にかかわる事柄であり、公衆の利害に重大な関係があるものであるから、仮令、被告が本件発明について特許の無効理由の発生を容認していたとしても、原審はそのような被告の主張に左右されることなく、本件発明の当初明細書の記載に基づいて要旨変更か否かを客観的に判断しなければならないというべきである。
原審の判断は、特許庁審判官の判断を拘束し（行政事件訴訟法三三条）、また、一事不再理の原則（特許法一六七条）が働くことからも、このように解釈しなければ、公衆の利益が著しく害されるだけでなく、産業の健全なる発達も阻害されることは明らかである。
第四 結論
原審判決には、上告理由第三に於いて述べたとおり、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の解釈適用を誤った違法があるというべきであるから、民事訴訟法第三九四条に基づき破棄されるべきものである。 以上
（添付資料省略）